代理商的抢注行为主要是指未经授权,代理人以自己的名义将被代理人的商标进行注册,涉及商标法第十五条第一款和第二款的规定。
值得注意的是,商标法对于将未经授权抢注被代理商标的行为列为不予注册并禁止使用的情形,其并未对被代理商品或服务与抢注的商品或服务之间的关系加以明确规定。但在行政和司法程序中,商标评审委员会在其《商标审理标准》中将该条的适用要件中加入了“系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上”这一要件,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第13条也规定“……不得申请注册的商品既包括与被代理人或者被代表人商品所使用的商品相同的商品,也包括类似的商品”。这样,对于代理商将被代理商标抢注在与被代理产品或服务之外的非类似商品或服务上的情况,就无法适用本条予以阻止了。
针对代理商未经授权擅自抢注被代理商标的情况,若要依据商标法律第十五条规定进行异议或无效,则根据《商标审理标准》必须证明以下要件:
(1)系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或者代表人,或与商标所有人具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在;
(2)系争商标指定使用在与被代理人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上;
(3)系争商标与被代理人、被代表人商标相同或者近似;
(4)代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人授权;
(5)系争商标注册未满五年。
在实践操作中,上述第(1)点是证明的关键,如何证明存在代理关系是适用第十五条规定的重点。《商标审理标准》规定,被代理人可用下列证据材料证明代理关系的存在:
(1)双方当事人签订的合同;
(2)双方当事人之间的交易凭证、采购资料等可以证明合同关系或者商事业务往来存在的证据材料;
(3)其他可以证明具有代理关系的证据材料。
但是,实际商务活动情况万变,有时合同是两家公司之间签订的、但抢注人是代理商的一个员工或股东,有时双方交易凭证仅是一张订购单。这种情况下,就需要律师进行深入调查,找出相关证据并形成证明“明知”的证据链。
此外,需要值得注意的是,代理关系的成立必须早于争议商标的申请日,因此,在实践操作中应密切关注代理关系相关证据的时间节点。
综上,针对代理商抢注的难点有二:一是建立起证据链以证明代理关系的确实存在、二是商品/服务的相同类似。因此,在现行商标法律体系下,即便能证明代理关系的存在,但若商标是被抢注在非相关商品/服务上,则品牌所有者很可能会鞭长莫及。
对已经在中国使用但尚未注册的商标的抢注
此处所述的已经在中国使用但尚未注册的商标,既包含了已在中国用于产品实际销售和宣传的商标,也包含了在中国仅委托定牌加工商进行商品代工的商标。
对于商标已经在中国使用但尚未注册的抢注,可以依据商标法第三十二条进行阻止,同时商标法第四十八条规定了商标使用的定义。
值得注意的是,商标法对于将抢注他人在先使用并有一定影响力的商标的行为列为不予注册的情形,其并未对实际使用的商品或服务与抢注的商品或服务之间的关系加以明确规定。但在行政和司法程序中,商标评审委员会在其《商标审理标准》中将该条的适用要件中加入了“系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似”这一要件,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条也规定“对于已经使用并有一定影响的商标,不宜在不相类似商品上给予保护”。这样,对于抢注者将商标申请注册在非类似商品或服务上的情况,就无法适用本条予以阻止了。
若要依据商标法第三十二条的这项规定进行异议或无效,根据《商标审理标准》必须符合以下要件:
(1)他人商标在系争商标申请日之前已经使用并有一定影响;
(2)系争商标与他人商标相同或者近似;
(3)系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似;
(4)系争商标申请人具有恶意。
其中,关于第1个要件,“已经使用”指要证明在中国(而非境外)已经使用,“有一定影响”则指该商标为一定地域范围内相关公众所知晓,《商标审理标准》列举了一些可以用于证明的因素以及一些具体的证据形式。
而对于第四个要件,“申请人存在恶意”是适用本条的关键。依据《商标审理标准》,恶意可以通过以下因素证明:
(1)系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系;
(2)系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;
(3)系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷,可知晓在先使用人商标;
(4)系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系;
(5)系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的,利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫在先使用人与其进行贸易合作,向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为;
(6)他人商标具有较强独创性;
(7)其他可以认定为恶意的情形。
在实际发生的抢注案件中,证明抢注人与品牌所有人之间有事先的业务往来、或有相同的销售渠道比较困难,很多情况下抢注人根本就没有进行任何实际商业活动,只是抢注着等待出售。这种情况下,上述第6个要素(即被抢注商标具有较强独创性)往往起到关键作用。
除了商标法第三十二条规定以外,也偶有商标局依据商标法第十条第一款第八项认为抢注行为“有其它不良影响”驳回抢注的情况;从实践操作看,其中被抢注商标具有较强独创性是一个关键因素。抢注人大量注册他人商标的行为也是认定恶意的其他情形之一。
而对于仅在中国存在定牌加工、加工产品全部出口、在中国境内没有销售和宣传的情况,其难点在于证明其在中国存在影响力。(2012)行提字第2号再审案和(2012)一中知行初字第2195号一案,两个案件截然不同的结果,说明了涉及定牌加工的抢注案,需要重点证明该商标在中国存在影响力。
针对已使用但未注册的抢注,其难点也有二:一是证明商标在中国的影响力;二是商品/服务的相同类似。而且,在现行商标法律体系下,即便能证明影响力,但若商标是被抢注在非类似商品/服务上,则品牌所有者也很可能会鞭长莫及。
对在中国尚未使用的商标的抢注
在中国尚未使用的商标一旦被抢注,相应的异议或无效难度将很大,但在某些情况下,法律仍然给予了一定的救济途径。比如,商标法第三十二条就规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”,品牌所有者可依据此条规定,在一定程度上阻止他人的抢注行为。
若要依据商标法第三十二条的这项规定进行异议或无效,根据《商标审理标准》,在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括商号权,著作权,外观设计专利权,姓名权,肖像权等;实践中较为常见的是商号权和著作权。
值得注意的是,根据此条款,除了在先商号权和在先外观设计专利权要求“系争商标指定使用的商品/服务与商号权人提供的商品/服务原则上应当相同或者类似”和“系争商标与外观设计使用于相同或者类似商品,如果商品不相同或者不类似,则不能认定为侵犯外观设计专利权”之外,对于其它在先权利的损害并未要求商品/服务相同或类似。
对于商号权,除证明争议商标与商号相同或类似易使相关公众混淆之外,还需证明争议商标申请的商品或服务范围与商号所实际使用的范围一致。
针对侵犯在先著作权的商标抢注情况所提出的异议或无效请求,则根据《商标审理标准》需满足以下要件:
(1)系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。
(2)系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。
(3)系争商标注册申请人未经著作权人的许可。
在先享有著作权的事实可以下列证据材料加以证明:著作权登记证书,在先公开发表该作品的证据材料,在先创作完成该作品的证据材料,在先通过继承、转让等方式取得著作权的证据材料等。
值得注意的是,单纯的著作权登记证书并不一定能完全证明著作权的存在。这里存在两种情形,一是即便有了著作权登记证书,但也可能被认为登记的作品实质上并不具备著作权得以成立的要件,简言之,就是登记的作品独创性不够,法院认为不具备著作权;二是单纯一份著作权登记证书(特别是在争议商标申请日之后办理的著作权登记证书)不足以证明登记人拥有著作权,因为目前的著作权登记程序相对简单且只作形式审查,造假比较容易。
因此,在证明存在在先著作权时,除了提交著作权登记证书之外,仍应尽量提交当时委托设计或自行设计的书面证据。另需注意的是,仅凭登载有商标图样的国内外的在先商标注册证,一般不能证明商标注册人拥有该图样作品的著作权。
在品牌拥有者实际商品或服务范围之外的商标抢注
在商标注册实践中,商标注册申请所指定的商品/服务除非属于《类似商品和服务区分表》中明确指定类似关系的,往往不被认定为类似商品或服务。绝大多数情况下,相同类似群组内的商品/服务互为类似,少数情况下不同类似群组(有时甚至分属不同类别的不同类似群组)之间的部分商品/服务互为类似、或者同一类似群组之间的部分商品/服务互不类似。因此,即便品牌所有人在中国拥有商标注册,仍然时常发生他人在非类似商品/服务上抢注品牌所有人的商标的情况;由于这种情况常见于不同类别上的抢注,也俗称“跨类抢注”。
由于中国的商标注册制度的基础是申请在先,因此,对于此种“跨类抢注”的情况,如果不能依据商标法第十三条第三款有关驰名商标的规定予以阻止的话,就很难应对。但是,在实际操作中,无论是商评委还是法院,鉴于当前商标抢注行为的猖獗,近年来经常突破《类似商品和服务区分表》的类似关系,在一般情况下不认定为类似商品/服务的个案中,认定商品/服务之间的类似关系,适用商标法第三十条对争议商标不予注册。
应该讲,在驰名商标认定难度大、而抢注行为又极为猖獗的今日,此种突破也应属无奈之举。在实践中,对于申请注册于不同类别或类似群组的商标抢注行为,往往需要通过证明以下情形方可予以阻止:
(1)品牌所有人已在中国有在先商标注册,虽然在非类似商品/服务上;
(2)注册人存在明显的恶意(比如商标具有较强独创性且被抢注商标与之完全一样或极其近似);
(3)相关商品或服务存在着较强的关联性。
针对此种抢注的难点在于上述第三点的证明,若品牌所有人可证明在特定情况下,不属于相同大类或类似群的商品或服务间存在较强的关联性,则依然有可能阻止他人的抢注行为。根据近年来一系列的类似案件中的经验,商标本身较强的独创性以及抢注者对此种独创性的复制在案件中起到十分关键的作用,这一特点应该是在对抢注者的恶意认定方面起着重要作用。
综上,尽管目前对于未被认定驰名商标的防止抢注问题,在商标法律下尚无如驰名商标那样有着明确的规定,但我们依然可以从现有的法律法规中寻找适当的途径对品牌所有人的商标予以保护、以阻止他人的恶意抢注。但是,毕竟现行法律体系尚不完善和严密,仍有不少商标抢注情况无法得到有效遏止,在实践中摸索出最为有效的保护手段依然是一件任重而道远的工作。